Wynajmujący jako strona w sprawach o naruszenie praw IP w kontekście zmian wprowadzanych do prawa własności przemysłowej.

Wynajmujący jako strona w sprawach o naruszenie praw IP w kontekście zmian wprowadzanych do prawa własności przemysłowej.

W styczniu 2019 r. Sejm uchwalił nowelę zmieniającą prawo własności przemysłowej. W chwili obecnej, do ustawy wprowadzane są ostatnie poprawki i prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni zmienione przepisy powinny zostać ostatecznie uchwalone. wprowadzane przez Sejm zmiany dostosowują nasze krajowe przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r.

Zmiany, o których mowa powyżej dot. m.in. kwestii związanych ze znakiem towarowym. Znak towarowy nie będzie musiał być jak do tej pory przedstawiany w celu rejestracji tylko w formie graficznej, co pozwoli na rejestrację „odmiennych znaków” tj. dźwiękowych czy też smakowych (dla przykładu, znaki zapachowe można rejestrować w USA). Kolejna zmiana dotyczy procedury przedłużania terminu, na jaki uzyskano prawo ochronne na znak towarowy. W chwili obecnej w tym celu należy złożyć pisemny wniosek, następnie właściwy urząd wyda odpowiednią decyzję w tym zakresie. Wprowadzane zmiany spowoduję ułatwienie dla przedsiębiorców, ponieważ do wydłużenia prawa ochronnego na znak towarowy niezbędne będzie tylko i wyłącznie wniesienia przez podmiot uprawniony opłaty na kolejny okres ochronny. Co więcej, Urząd Patentowy z półrocznym wyprzedzeniem powiadomi właściciela znaku, że dobiega końca dziesięcioletni okres ochronny.

Najważniejszą jednak zmianą z punktu widzenia właścicieli znaków towarowych (w szczególności marek odzieżowych, tytoniowych, alkoholowych, kosmetycznych, firm farmaceutycznych) ale również centrów handlowych będzie zmiana art. 296 ust. 3 prawa własności przemysłowej. W chwili obecnej przepis ten stanowi, iż z roszczeniami, o których mowa w ust. 1 (tj. żądaniem od osoby, która naruszyła prawo ochronne na znak towarowy: zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody) można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku. Zmieniona treść art. 296 ust. 3 prawa własności przemysłowej wprowadza instytucję tzw. „pośrednika”, która pojawiła się pierwszy raz w Dyrektywie enforcement z 2004 r. (dyrektywa w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, wprowadziła większe uprawnienia właścicieli praw, szerszy wachlarz roszczeń, nowe formy zabezpieczania dowodów, zatrzymania na granicach itp.). Nowy ust. 3 otrzyma więc następujące brzmienie: „Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy.” Wprawdzie w zmienionym przepisie nie ma mowy wprost o instytucji pośrednika, jednak jasnym jest, iż chodzi tu właśnie o taki podmiot, o którym stanowi Dyrektywa enforcement.

Na początku zostało wspomniane, iż zmiana tego przepisu będzie miała bardzo istotne znaczenia dla centrów handlowych – wynajmujących, bo w świetle nowych przepisów, taki wynajmujący będzie pełnił rolę pośrednika, o którym mowa powyżej. Może się okazać, iż lokal w centrum handlowym będzie najmowany przez podmiot, który w swoim asortymencie oferuje towary podrobione, imitacje czy też wprowadza do obrotu towar ze znakiem, do którego nie ma żadnych praw. Uprawniony – właściciel danego znaku towarowego może mieć duże trudności w ustaleniu tożsamości/danych podmiotu najmującego lokal i prowadzącego działalność naruszającą prawa uprawnionego. W takiej sytuacji wynajmujący może stać się stroną w sprawach o naruszenie praw IP przez najemców, ponieważ jest podmiotem, który świadczy usługę, która jest wykorzystywana do naruszania praw własności intelektualnej – wynajmuje powierzchnię m.in. podmiotowi naruszającemu bezpośrednio prawa IP. Powyższe zostało potwierdzone wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 07 lipca 2016 r. C – 494/15 w sprawie Tommy Hilfiger v Delta Center. Najważniejsze dwie tezy Trybunału w tej sprawie są następujące:

1. „Aby dany podmiot gospodarczy został zakwalifikowany jako „pośrednik”, należy wykazać, że świadczy on usługę, która może być wykorzystywana przez jedną lub szereg innych osób do naruszania jednego lub szeregu praw własności intelektualnej, przy czym nie ma potrzeby by utrzymywał on z tą lub z tymi osobami szczególny stosunek. Kwalifikacja ta nie jest również poddana warunkowi, że wspomniany podmiot gospodarczy świadczył usługę inną niż usługa wykorzystywana przez osobę trzecią do naruszania prawa własności intelektualnej.
2. Artykuł 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej w rozumieniu tego przepisu objęty jest dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych.”

W powyższej sprawie, na czeskie centrum handlowe, które wynajmowało lokal najemcy, naruszającemu prawa IP Tommy Hilfigera został nałożony obowiązek zapłaty na rzecz uprawnionego bardzo wysokiego odszkodowania.

Najważniejszą więc zasadą zmienianego ust. 3 jest to, że pośrednik jest jednocześnie naruszycielem, jeśli ma wiedzę o naruszeniu. Oznacza to, że jeżeli wynajmujący oddaje w najem lokal podmiotowi, o którym wie, że działa on niezgodnie z prawem własności przemysłowej, narusza prawa IP lub też w trakcie trwania okresu najmu „nabywa” wiedzę o takich działaniach i akceptuje je, może zostać pozwany przez uprawnionego do danego znaku towarowego jako odpowiedzialny za przedmiotowe działanie, udostępnienie infrastruktury (lokalu) takiemu podmiotowi.

To, co wynajmujący powinni robić, aby nie stać się pośrednikami – naruszycielami w rozumieniu nowego prawa własności przemysłowej, to wdrożenie tzw. procedury notice v take down, która pierwszy raz pojawiła się w sprawie L’Oreal v eBay C – 324/09 a ma swoje źródło w Dyrektywie 2000/31. W kontekście centrów handlowych i wynajmujących oznacza to, że jeśli wynajmujący podjął wszelkie możliwe działania mające na celu zapobiegnięciu dokonywania naruszeń przez takiego najemcę, np. zobowiązał go do usunięcia z lokalu określonych produktów, nakazał usunąć szyldy, reklamy itp., może on zostać zwolniony z odpowiedzialność za naruszenie praw IP. Wynajmujący może również wykazywać, że pomimo zachowania należytej staranności nie wiedział o naruszeniach swojego najemcy lub tez uzyskane informacje o danym naruszeniu praw IP przez najemcę nie były wiarygodne czy też nie było można zweryfikować czy do naruszenia dochodzi.

Nowe przepisy w ciągu kilku najbliższych miesięcy wejdą w życie, jednak bez wątpienia to orzecznictwo sądowe w tego rodzaju sprawach ukształtuje określony model działania, jaki w tego typu sprawach powinni podejmować w szczególności wynajmujący.